律师所披露炬力SigmaTel诉讼案细节，建议本土IC设计公司未雨绸缪

曾经代理珠海炬力应诉SigmaTel在美国国际贸易委员会(ITC)的专利诉讼案的美国飞翰(Finnegan Henderson)律师事务不久前披露了该案的具体过程和相关细节。负责该案的律师、飞翰资深合伙人Vince Kovalick建议，本土初创的IC设计公司应未雨绸缪，在成立之初就做好专利申请和相关材料的留底工作，尽量避免在遇到纠纷时处于被动地位。

诉讼细节

SigmaTel曾经是全球MP3播放器解码芯片主要供应商。由于炬力的崛起已经威胁到了其在亚洲甚至北美地区的业务，这家公司试图同炬力进行接触。其CEO Ron Edgerton最初的想法并不是同炬力对簿公堂，而是同后者建立一个某种形式的商业合作关系。不过，此时炬力CEO叶南宏的想法却是，炬力已经成长为中国本土最大的IC设计公司，其在MP3解码芯片市场已经占据了全球市场的半壁江山，理应成为独立的上市公司。他拒绝了SigmaTel抛来的绣球。没有料想到的是，SigmaTel在2005年1月份一纸诉状将炬力告到了美国奥斯汀联邦法院，两个月后，该公司再次向ITC提出诉讼，声称这家来自中国南方的初创IC设计公司侵犯了其三个IC电源管理系统专利，美国专利号分别为6,137,279、6,366,522、6,633,187。

2005年11月，ITC开庭审理炬力与SigmaTel的专利诉讼，这时候SigmaTel已经撤消了对6,137,279的侵权调查。但是ITC行政法官Hon.Paul J.Luckern在2006年3月初步裁定中依然认定两条专利则有侵权事实成立。同年6月和8月，ITC又发出两次通知，修正了法官针对6,366,522的一项关键的专利解读，并确认炬力采用现有固件的产品不侵权。2006年9月，ITC最终判决重新肯定了行政法官的最初裁定。

为了争取更多的时间以便“积极维持业务”，炬力在ITC最终判决前还向中国深圳中级人民法院提起诉讼，指出SigmaTel侵犯了其所持有的一项核心专利。此外，珠海炬力与此案无关的新产品7500已经在2006年8月开始大量出货了。与此同时，飞翰和炬力还共同向美国海关解释了新的设计并合作研究在美国继续使用该设计的策略。11月，炬力又向美国专利与商标局提交了申请，请求重新审核SigmaTel持有的上述专利。在飞翰的建议下，该公司2007年1月向美国联邦巡回法院(CAFC)就ITC早前的判决提起上诉。6月，两家公司宣布达成庭外和解。SigmaTel决定放弃对炬力的所有诉讼。Ron Edgerton也因此黯然辞职。至此，整个诉讼案最终落幕，而炬力并没有任何一款产品被禁止进入美国市场。

图题：Vince Kovalick：我们的策略是保证原有客户资源不致流失，并确保投资人和分析家的信心

律师的建议

ITC行政法官Hon.Paul J.Luckern在2004年中国的一次演讲中曾经表示，中国企业必须走出去积极应诉。而Kovalick重新强调了这一点：“你必须参与诉讼，这其实只是一场游戏。”据他称，在接到被起诉的通知后，炬力马上就派出了一个技术团队决定与这家有着丰富ITC诉讼经验的律师事务所进行合作，探讨辩护的成功率以及采用怎样的辩护方案。随后，双方很快共同向外界发表了辩护声明，并开始积极参与取证程序。

“我们的策略非常明确。那就是保证原有客户资源不致流失，并确保投资人和分析家的信心。”Kovalick指出，“这是本案行进当中贯穿始终的主要线索。”

Kovalick建议，为了达到这一目的，应诉方在最开始调查取证的时候就要遵循一定的原则。“应诉方必须针对起诉书来提交相关文件并回答起诉方提出的相关问题。这时候首先要注意的应该是‘冠珠法则(The Crown Jewels)’，所有重要的技术、财务以及客户资料要申请保护令，只能由非对方公司的律师来接触此类文件。”他说，“此外，在证言取证环节由于所有的回答均将被记录在案，因此必须要注意的两条规则：一，说实话；二，说“我不知道”没有关系。”据称，炬力在最初就很好的做到了这一点。

不过，被起诉也不纯粹就是一件坏事。“这至少说明被起诉的IC公司在市场上已经很成功了。”飞翰律师事务所的另外一位资深合伙人Robert Yoches评论道。

IC公司无法避免被别人起诉，不多它至少可以做一些预先的工作来使自己在诉讼中尽量取得有利地位。“你必须首先清楚敌人在哪里。”Yoches说，“毫无疑问，最有可能起诉你的应该是主要的竞争对手。因为你抢走了它的客户，或者你令它的市场份额下降。此外就是与你在上势均力敌针锋相对的公司。由于这些公司的专利都是公开的，因此你完全可以查阅他们拥有哪些专利，并要考虑是否对他构成了侵权以及该专利是否有效。如果你发现了专利局并没有用到的此前的一些对比文书，你就可以要求进行专利复审，确定它的有效性。”

其次，必须要有自己的专利组合。“IC公司应该通过开发新技术来申请专利，逐步建立起强大的专利组合库。其所释放的震慑作用可以避免遭遇专利纠纷，因为你也可以转过头去控告对方。这才会有所谓的‘交叉许可’。对于规模很小的新兴高科技公司来说，必须维持一定的业务才能在市场上生存下去，而交叉许可恰恰可以帮助他们做到这一点。”

不过申请专利也要有一定的取舍。“首先要明白的一点是，专利只是一个基本的商业手段，而不是企业发展的主要方向。”Kovalick就指出，“因此，企业决策者要把申请专利的关注点放在你可能存在某些风险的领域。”

当然，也许还会出现一些极端的情况，那就是应诉方可能没有任何专利。这时候应该怎么办？Kovalick建议可以采取一定的拖延战术，来延长应诉和寻找解决办法的时间。

未雨绸缪

“看一看美国高科技的产业是怎么做的吧。从80年代到现在，对于硅谷的高科技初创公司，投资方在IP方面的敏感度非常高。投资的第一笔钱中往往很大一部分是用来申请专利的。”当被问及中国的初创IC设计企业如何在知识产权纠纷中如何保护自己时，Yorches认为未雨绸缪最为重要。“如果一家公司的商业模式的确是基于技术领域的话，你就应该在最初融资想到这一点，IC设计公司更是如此。”

Yorches建议，企业应该尽早的同律师进行合作，帮助他们在申请专利的同时将一些技术文件保护起来，并将其发表或者留底。因为只有这样才能在以后产品上市的时候保护自己的知识产权。“如果一开始把钱和精力完全关注在产品和市场推广上，一旦产品投入市场之后，在知识产权问题上就很容易丧失主动权，陷入被动状态。”他强调。

不过，许多本土IC设计公司所开发的产品目前仍然是你替代品为主。对于这些企业来说，他们又该如何来做？Yorches认为，即便如此，也并不表示就没有一点可以回旋的余地。毕竟中国是一个相当大的市场，而很多欧美IC厂商对这里又非常感兴趣，这就为中国公司提供了很多谈判时可以使用的筹码。“你可以利用自身在商业上的有利因素来进行谈判，其结果并不只是单纯的知识产权问题。”他说，“是的，他们确实拥有知识产权，但他仍然需要中国公司的合作。比如在市场开拓方面。”

“中国公司应该跳出选择回避或者被动应诉的框框。比如有些公司在技术上比较先进，但是在商业上并不成功。你可以考虑将他们买过来，从而获得一些关键的知识产权。” Yorches建议。

有哪些公司喜欢用法律武器来威吓他人？“一种是拥有强大专利组合并设有专利许可部门的大公司，他们喜欢采用诉讼的方式迫使对方缴纳许可费。此外，如果缴纳了许可费的公司发现其竞争者并没有和他们一样购买了专利许可，他们也会迫使这些大公司去进行诉讼。” Kovalick表示。他指出，这类公司是非常容易达成协议的。因为其“不过是想收取许可费而已”。相比之下，第二类公司就比较有危险性。“他们希望借助诉讼来打败对手，重新夺回失去的市场。这种诉讼会比较激烈，因为庭外调解不是其最终的目的。”

飞翰律师事务所的另外一位律师Robert Burns还介绍了另外一类挨打专利官司的企业，即所谓的“专利钓饵(Patent troll)”公司。“这些企业本身可能没有任何研发，不过他们却购买了大量专利。或者是拥有研发，但产品和市场营销却是失败的。两种公司都希望通过诉讼来获得许可费。”

作者：王彦